lunedì, 29 Maggio 2017

Esaurimento del marchio

Scritto da  il 31 Dicembre 1999

L'articolo 7 della direttiva del Consiglio n. 89/104 del 21.12.1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa prevede che il titolare di un marchio d'impresa registrato non può vietarne l'uso per prodotti immessi in commercio nella Comunità Economica Europea con detto marchio, dal titolare stesso o con il suo consenso. E' il principio del c. d. esaurimento comunitario del marchio.

In sostanza, un imprenditore italiano titolare di un marchio, che vende prodotti con tale marchio ad un importatore tedesco, per esempio, non può opporsi all'esportazione parallela di tali prodotti negli altri paesi della Comunità in virtù del principio della libera circolazione delle merci.

Poiché la funzione del marchio è quella di garantire al consumatore l'origine e la qualità del prodotto, il principio di esaurimento del marchio non si applica quando i prodotti siano stati modificati o alterati dopo la loro immissione in commercio. Una eccezione a tale regola si può riscontrare riguardo i prodotti imballati nuovamente dall'importatore che rimangono soggetti a tale principio sotto certe condizioni (ad esempio, il nuovo imballaggio non deve incidere negativamente sulle condizioni originarie del prodotto, il titolare del marchio deve essere informato in anticipo della commercializzazione del prodotto reimballato, chi ha imballato il prodotto deve anche essere indicato sul nuovo imballaggio, etc.).

La portata territoriale del principio rimane limitata al commercio intracomunitario. Infatti, l'articolo 30 del Trattato di Roma che vieta le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente fra gli Stati membri è alla base del principio dell'articolo 7 della Direttiva e conferma che il principio di esaurimento si applica soltanto agli scambi fra Stati membri. Al contrario, i prodotti commercializzati inizialmente in un paese extracomunitario non beneficiano dell'applicazione del principio dell'esaurimento (salvo per i paesi EFTA che hanno firmato l'accordo sullo Spazio Economico Europeo).

Il principio dell'esaurimento del marchio è stato recepito nell'ordinamento italiano con il r. d. 21.6.1942, n. 929 (art. 1-bis comma 2) recante le disposizioni legislative in materia di marchi registrati, modificato dal d. l. del 4.12.1992, n. 480 che risultano quasi identiche a quelle dell'art. 7 della Direttiva.

Prima del d. l. del 4.12.1992, n. 480, c'è stata una interpretazione poco chiara riguardante la territorialità di tale principio. A tal proposito, una sentenza della Pretura di Milano del 1991, basandosi sulla giurisprudenza europea, ha previsto che il principio di esaurimento del marchio non si dovesse applicare qualora le merci provenissero da un paese extracomunitario. Invece, una sentenza del Tribunale di Como nel 1992 ha deciso che il principio dell'esaurimento non dovesse essere limitato all'ambito comunitario poiché la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire la provenienza del prodotto, non veniva affatto pregiudicata dalla messa in commercio in uno stato extracomunitario col consenso del titolare del relativo diritto e la seguente importazione nel mercato nazionale.

Ad oggi, la nuova redazione dell'art. 4-bis comma 2 non lascia più incertezze.

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