lunedì, 29 Maggio 2017

Cenni sulla normativa relativa al contratto di licenza e brevi riflessioni sulle principali clausole di un contratto di licenza di un marchio famoso nel settore della moda

Scritto da  il 04 Giugno 1998

Relazione svolta in occasione del convegno tenutosi in Roma lo scorso 5 giugno 1998, ed organizzato dalla L.E.S. Italia, C.N.R. Roma e C.I.R.C.E., sul tema "Lo sfruttamento e la tutela dei contratti famosi nel mondo della moda".

Premessa

La presente relazione non ha assolutamente l'obiettivo né la pretesa di essere esaustiva dell'argomento; con essa si intende, anzi, fornire solo una breve illustrazione della normativa attualmente vigente in Italia (in coordinamento con la legislazione europea e gli accordi internazionali) in materia di licenza di marchi ed una altrettanto sintetica trattazione a spot del contenuto delle clausole più importanti in una fattispecie particolare di contratto di licenza di marchio o, meglio, di licenza di fabbricazione ed uso del marchio (anche detto di licenza di marchio e know-how), quale il contratto di licenza di un marchio famoso nel settore della moda.

1. - La normativa

Nel corso degli ultimi anni la legislazione nazionale in materia di marchi d'impresa (costituita fondamentalmente dagli articoli 2569-2574 del codice civile e dal r.d. 21 giugno 1942, n. 929, c.d. 'legge marchi') è stata profondamente rinnovata. Ciò anche e soprattutto in conseguenza della spinta forzosa imposta dalla legislazione europea e dagli accordi internazionali che hanno costretto l'Italia ad allinearsi (anche se non ancora completamente) alla normativa certamente più avanzata già da tempo adottata dalla maggioranza dei Paesi industrializzati.

Il metodo seguito è stato quello c.d. della 'novellazione': prima, a mezzo del d. legisl. 4 dicembre 1992, n. 480 (emesso in applicazione della delega prevista dall'art. 62 della l. 19 febbraio 1992, n. 142, in attuazione della direttiva 89/104/CEE del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi) e, successivamente, con il d. legisl. 19 marzo 1996, n. 918, mediante il quale è stata data attuazione alla l. 29 dicembre 1994, n. 747, che aveva ratificato e reso esecutive anche in Italia le prescrizioni obbligatorie dell'accordo c.d. 'TRIPs' relative agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale, contenute negli atti riguardanti i risultati dei negoziati internazionali sul commercio internazionale dell'Uruguay Round, tenutisi in Marrakech il 15 aprile 1994.

Una menzione è necessario fare anche alle disposizioni regolamentari contenute nel d.p.r. 8 maggio 1948, n. 795, anch'esse modificate sotto il profilo quasi prettamente formale, con il d.p.r. 1 dicembre 1993, n. 595.

Infine, bisogna purtroppo rilevare che l'Italia non ha comunque ancora assolto pienamente gli impegni assunti in sede internazionale. In particolare, il nostro Paese rischia di essere duramente ripreso per non avere ancora emanato le norme istitutive dell'esame preventivo dei requisiti di registrabilità da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, e ciò in quanto è stata fatta scadere la apposita delega conferita al Governo con la l. 12 marzo 1996, n. 169 per l'adeguamento e coordinamento della nostra legislazione alle regole sancite dal 'Protocollo' di Madrid del 27 giugno 1996, nell'ambito dell'omonimo Arrangement del 1891 - nel testo di Stoccolma del 1967 – (n.d.r: accordo che ha reso possibile la realizzazione di un fascio di brevetti nazionali con un unico deposito presso l'Ufficio internazionale della proprietà industriale di Ginevra).

2. - Il marchio comunitario

Dal 1996 è materialmente possibile depositare anche il marchio comunitario.

Con l'obiettivo di realizzare in modo sempre più concreto il ravvicinamento normativo dei Paesi dell'Unione Europea (in attuazione della direttiva 89/104/CEE) in data 20 dicembre 1994 è stato adottato il regolamento 40/94/CE, con il quale è stata istituita la figura giuridica del 'marchio comunitario', per la cui gestione del relativo registro è stato creato un apposito ufficio in Alicante (Spagna).

Il marchio comunitario non è assolutamente incompatibile con l'adozione anche di singoli marchi nazionali e con le previsioni delle varie convenzioni internazionali, anche se esistono alcune peculiari differenze rispetto a quanto regolato dal nostro ordinamento interno, ciò in virtù del fatto che si è necessariamente dovuto tenere conto della sua intrinseca valenza unitaria.

Il marchio comunitario si pone, pertanto, come un'ulteriore alternativa per chi vuole produrre, con un solo deposito, i medesimi effetti giuridici in tutta l'Unione Europea, e per chi desidera, altresì, vantare il possesso di un titolo che viene rilasciato solo dopo un severo e preventivo esame dei requisiti di registrabilità e validità del marchio.

3. - Le previsioni normative con riferimento al contratto di licenza

La preoccupazione di fondo che emerge dalla legge marchi (anche nell'ultima versione revisionata) è sicuramente quella di garantire che al monopolio di sfruttamento esclusivo riconosciuto al titolare del marchio corrisponda sempre la veridicità del messaggio di costante provenienza del prodotto sul quale è apposto il marchio medesimo.

Proprio per questo motivo, la legge precedente (ovvero quella in vigore prima delle riforme sopra accennate) vietava il trasferimento del marchio se non con il contestuale trasferimento anche dell'azienda o di un suo ramo (in particolare, del ramo d'impresa di riferimento del prodotto contrassegnato).

Oggi, il comma 1 dell'art. 15 della 'nuova' legge marchi consente, invece, il trasferimento del marchio anche di per sé stesso ed indipendentemente dal trasferimento del complesso aziendale corrispondente.

Il legislatore ha però sempre mantenuto come criterio di riconoscimento della legittimità del trasferimento quello della difesa del pubblico dal rischio di confusione o di associazione (art. 11 l.m.) che può derivare dal trasferimento.

In buona sostanza, al titolare del marchio è sì concesso di cederlo in riferimento ai prodotti (o anche solo per alcuni prodotti) per i quali esso è stato registrato ma, nel rispetto dei principi di unicità di provenienza e di esclusività, pilastri imprescindibili della materia (si veda anche il comma 4 dell'art. 15 l.m.), il trasferimento dovrà valere necessariamente anche per i prodotti c.d. 'affini'.

Ciò significa che, una volta trasferita la titolarità di un marchio, il licenziante dovrà, per il futuro, astenersi dall'apporre il marchio ceduto sui prodotti, compresi quelli affini ('... pur tenendo conto della crescente specializzazione produttiva, nota al pubblico, e che può indurre a ritenere tra loro non affini prodotti che da un punto di vista strettamente merceologico potrebbero dirsi tali'), per i quali è stato ceduto. La violazione del dettato dell'art. 15 comma 1 l.m. comporterà o, secondo alcuni, la pena della nullità del contratto di trasferimento, con vanificazione ex tunc dell'effetto traslativo o, secondo altri, la semplice inibitoria all'uso del marchio ex art. 11 l.m. ed, eventualmente, la decadenza di cui all'art. 41 n. 1 lett. b l.m..

Secondo la maggioranza dei commentatori della nuova legge marchi, anche sul cessionario incombono obblighi vincolanti, ed in particolare quello di mantenere costante il livello qualitativo che i prodotti o servizi possedevano prima del trasferimento.

Questo non significa che il cessionario ha l'obbligo di mantenere la stessa identica qualità precedente del prodotto (o del servizio); il rispetto della norma avverrà, invece, non solo tutte le volte che vi sia una costanza qualitativa del prodotto, ma anche ogni qualvolta vengano apportati dei miglioramenti o dei deterioramenti di scarso rilievo, così che questi non risultino in particolar modo rilevanti nella scelta del prodotto.

L'art. 15 della legge marchi, al comma 2, regola altresì, ed è questa la previsione che, ovviamente, ci interessa di più in questa sede, la concessione in licenza del marchio, ovvero l'attribuzione a terzi, da parte del titolare originario del marchio, di un diritto di godimento del medesimo, pur mantenendone, questi, la titolarità.

Anche per il contratto di licenza il legislatore ha previsto particolari cautele, sempre con il proposito di tutelare l'interesse del consumatore, visto che pure in questo caso si determina un 'distacco' tra il marchio e l'impresa originaria di riferimento.

La licenza può essere esclusiva o non esclusiva.

La licenza esclusiva può riferirsi alla totalità dei prodotti (o servizi) e dell'intero territorio per i quali è stato registrato il marchio; in questa ipotesi, il contratto conferisce al licenziatario la facoltà di utilizzare lui solo il marchio sui prodotti provenienti dalla propria impresa e commercializzarli, sempre lui solo, in tutto il territorio, con esclusione totale del diritto di sfruttamento anche da parte del titolare del marchio (e, ovviamente, di ulteriori e successivi licenziatari eventualmente nominati nella vigenza del primo contratto).

Qualora la licenza sia sì esclusiva ma solo per parte dei prodotti (o servizi) in relazione ai quali il marchio è stato registrato (è l'ipotesi, questa, del c.d. merchandising, istituto comunemente accettato ed affermatosi nella prassi, con riferimento al particolare tipo di licenza del marchio che gode di una certa notorietà), detta licenza parziale dovrà comunque riguardare tutta l'intera categoria dei prodotti affini a quelli principali oggetto del contratto, in modo che non si verifichi nessun tipo di confusione nel pubblico circa la provenienza da imprese diverse di prodotti che tra loro sono, appunto, affini.

A tale licenza esclusiva parziale, corrisponderà, molto probabilmente, la coesistenza di un certo numero di altre licenze esclusive parziali per altri prodotti (e relativi prodotti affini) per i quali il marchio è stato registrato.

Nel caso in cui la licenza esclusiva parziale non venisse estesa all'intera categoria di prodotti affini al prodotto principale, la conseguenza (certamente meno dura rispetto alla nullità prevista per i contratti di trasferimento) sarebbe semplicemente quella che il contratto verrebbe considerato come una licenza non esclusiva, e come tale regolato.

Le stesse considerazioni valgono nell'ipotesi di un contratto di licenza esclusiva con limitazione territoriale.

Infine, il nostro ordinamento (art. 15 comma 2 l.m.) prevede ora espressamente anche la possibilità di concedere una licenza di marchio non esclusiva.

Ciò nonostante che, dal sistema della legge nel suo complesso e dal tenore generale dello stesso art. 15 l.m., emerga chiaramente ed intuitivamente il favore di fondo del legislatore per la licenza esclusiva.

L'ipotesi di una licenza di marchio non esclusiva, che ha cioè come presupposto il contemporaneo utilizzo dell'unico marchio da parte di più soggetti in relazione agli stessi prodotti, si realizza sia nel caso in cui il titolare del marchio, pur concedendone il diritto di sfruttamento in relazione a certi prodotti in un determinato territorio, conservi questa facoltà anche per sé stesso, sia nel caso in cui più licenze vengano concesse a più soggetti in relazione agli stessi prodotti e nel medesimo territorio.

Non c'è dubbio che una simile utilizzazione plurima del marchio da parte di più entità determina una interferenza giuridica (sia con riferimento ai prodotti sia riguardo al territorio) che ha imposto al legislatore, sempre attento al problema di volere salvaguardare il consumatore dall'inganno sui caratteri essenziali dei prodotti, di subordinare la liceità di simili licenze ad una condizione: il licenziatario deve assumere contrattualmente l'impegno espresso di uniformare la propria produzione su cui appone il marchio a quella del titolare del marchio o a quella degli altri licenziatari (art. 15 comma 2 l.m.); in sostanza, nel caso di concessione di una licenza non esclusiva, lo stesso prodotto, seppure proveniente da più imprese, deve presentare le medesime qualità.

Ciò si traduce, ribaltando il principio dalla parte del titolare del marchio, anche nel prevedere, con una clausola specifica del contratto di licenza, un contributo attivo, e non solo passivo, da parte di questi: al concedente dovrà essere riconosciuto il potere di controllare e, in un certo modo, dirigere l'attività (produttiva, commerciale, distributiva, di marketing, ecc.) del licenziatario, al fine di ottenere una uniformità di tutte le produzioni poste in essere dai singoli licenziatari.

Come detto, la previsione normativa di cui all'art. 15 comma 2 l.m., sembra stabilire esplicitamente solo un obbligazione a carattere contrattuale gravante unicamente sul licenziatario, nulla prevedendo in termini di obbligo in capo al concedente.

In realtà, la stessa norma, letta alla luce del combinato disposto del già citato art. 15 comma 4 l.m. e dell'art. 41 comma 1 lett. b l.m., mostra chiaramente la pesante sanzione che può conseguire all'eventuale mancata attenzione, da parte del concedente, alle vicende del corso contrattuale.

Infatti, qualora a causa di un mancato intervento da parte del titolare del marchio sull'attività del licenziatario (vuoi in termini di controllo, vuoi per mancanza di direttive o di una non corretta e puntuale informazione circa la evoluzione dei caratteri essenziali apportata sui prodotti dal licenziante) consegua la presenza sul mercato di prodotti che, pur contrassegnati dal medesimo marchio presentano caratteristiche non uniformi, nei caratteri essenziali (ovvero circa la natura, qualità o provenienza), a quelli corrispondenti dei prodotti provenienti dalla fonte originaria (o dagli altri licenziatari), e ciò sia fonte di inganno per il pubblico, la pesante sanzione prevista per il titolare è la decadenza del marchio (e quindi del diritto di sfruttamento esclusivo) per sopravvenuta decettività.

Da rilevare è il fatto che al titolare del marchio spetta, nei confronti del licenziatario che viola il contratto, una doppia azione: quella legata più prettamente all'inadempimento (ovvero una domanda giudiziale di adempimento o di risoluzione del contratto, con collaterale richiesta di risarcimento danni) e quella di contraffazione del marchio, ex art. 15 comma 3 l.m.

C'è poi chi sostiene, con riferimento alla serie di possibili violazioni del contratto da parte del licenziatario enumerate dall'art. 15 comma 3 l.m., che il loro verificarsi costituisca causa di risoluzione automatica, anche in assenza di una specifica previsione contrattuale in tal senso. Questo comporterebbe la facoltà, per il concedente, di potersi avvalere di un titolo extracontrattuale che gli consente di bypassare la tortuosa fase dell'ottenimento di una pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento (rimanendo pur sempre salva la possibilità per il licenziatario di opporsi giudizialmente alla risoluzione, eccependo la non sussistenza dell'inadempimento).

Riguardo al tema della legittimazione attiva ad agire in capo al licenziatario per la difesa del marchio nei casi in cui sia contraffatto da terzi, il nostro ordinamento giuridico non dà alcuna espressa previsione. Sia la maggioranza dei commentatori che la prevalente interpretazione giurisprudenziale è d'accordo nell'ammetterla per il licenziatario esclusivo, mentre differenti e più dubitative sono le opinioni con riferimento al licenziatario non esclusivo.

Nel regolamento sul marchio comunitario, invece, è espressamente previsto (all'art. 22 commi 3 e 4) che il licenziatario può iniziare un procedimento di contraffazione solo con l'autorizzazione da parte del titolare del marchio; tale autorizzazione non è necessaria per il licenziatario esclusivo, qualora il titolare del marchio, messo previamente in mora, non abbia provveduto a promuovere l'azione di difesa entro un termine 'appropriato' di tempo (pur potendo sempre questi intervenire nel giudizio di contraffazione già iniziato, al fine di ottenere il risarcimento dei danni).

Ultimo aspetto importante è quello della previsione di cui all'art. 49 l.m. secondo cui tutte le vicende attinenti al marchio registrato, tra cui, quindi, anche gli atti di trasferimento ed i contratti di licenza, devono essere trascritte presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Gli effetti della trascrizione sono quelli tipici della trascrizione dei beni mobili. Essa, pertanto, non condiziona la validità o l'efficacia di tali atti, ma acquista rilevanza di opponibilità solo verso quei terzi che abbiano acquistato (e trascritto) diritti sul marchio, così come costituisce criterio di preferenza rispetto a due soggetti aventi causa da un medesimo dante causa.

4. - Le clausole fondamentali in un contratto di licenza d'uso di marchio e di know-how nel settore della moda

4.1 - Volendo proseguire nell'intento manifestato nelle premesse della presente relazione, cioè quello di offrire una panoramica di massima della materia, non essendo questa la giusta sede per uno studio critico, dottrinale e giurisprudenziale, approfondito, mi limiterò, anche nell'analisi del contenuto di un contratto di licenza tipo adottato nel settore della moda, ad una illustrazione delle previsioni contrattuali più caratteristiche, nel tentativo di individuare gli obiettivi specifici che con esse si intendono raggiungere.

Innanzi tutto, mi sembra doveroso avvertire coloro che si accingono alla predisposizione di un contratto, che i modelli contrattuali presenti nei vari formulari oggi disponibili possono servire certamente alle parti per avere un orientamento di massima ed alcuni suggerimenti sul suo contenuto formale tipico, ma non possono assolutamente essere assunti a testi completi e definitivi, poiché generici e non personalizzati alle specifiche esigenze di ciascun caso.

Il consiglio, pertanto, è quello, ogni qualvolta si debba affrontare una contrattazione, di farsi supportare da professionisti specializzati, i quali sapranno non solo consigliare ma anche regolamentare nel modo giuridicamente più appropriato i rapporti tra le parti, trasponendo le rispettive volontà in un testo normativo contrattuale.

4.2 - Detto ciò, ritengo anche di dovere svolgere le seguenti considerazioni.

In primo luogo, mi sembra necessario far notare che tutti i contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di un marchio (i.e. merchandising, sponsorizzazione, franchising) hanno in sé un elemento comune al contratto di licenza; ciascun contratto, in definitiva, rappresenta, infatti, una autorizzazione da parte del titolare del marchio a sfruttare economicamente il medesimo, seppure diverse siano le singole e rispettive cause.

Da notare, poi, che il contratto di licenza di marchio rappresenta uno degli strumenti tipici di cui il titolare del marchio dispone per entrare in un certo mercato, soprattutto estero.

Anche per il settore della moda è assolutamente inusuale che un imprenditore decida di approdare in un nuovo mercato nominando sin da subito un licenziatario.

Dapprima, infatti, in particolare se già ha esperienza e conoscenze di mercati stranieri, potrà scegliere di tentare di esportare direttamente i propri prodotti su cui è apposto il relativo marchio (affrontando spesso, però, consistenti spese di trasporto ed alti dazi doganali) . In seguito, oppure sin da subito, potrà decidere di utilizzare un distributore locale, magari già radicato in quel Paese, concludendo con questi un contratto di concessione di vendita. Quindi, una volta che il marchio ha iniziato ad affermarsi, potrà procedere alla nomina di un licenziatario per quel Paese (magari comprendendo nel contratto una clausola di distribuzione residuale), investendolo, se del caso, anche del potere di organizzare il mercato specifico con una rete di franchising. Affermatosi definitivamente il marchio, ulteriore strumento a disposizione per il titolare del marchio è quello di entrare in joint-ventures con il licenziatario (sempre che il costo di una tale investimento sia giustificato dall'entità del mercato potenziale di riferimento).

4.3 - Entrando ora al contenuto specifico del contratto di licenza, è opportuno precisare che nella maggioranza dei casi di concessione di una licenza d'uso di un marchio nel settore della moda, in essa è compresa anche una licenza per la fabbricazione del prodotto su cui dovrà essere apposto il marchio medesimo.

In pratica, e questa è l'ipotesi più ricorrente, mediante il contratto di licenza di fabbricazione ed uso del marchio, il concedente attribuisce al licenziatario il diritto, limitato temporalmente, di produrre un certo prodotto, che ovviamente corrisponde a quello stesso del titolare (N.d.R. compresi i prodotti ad esso affini), e di apporvi il proprio marchio.

E' assolutamente ovvio che al licenziatario dovrà essere concessa anche una licenza di sfruttamento del brevetto industriale o per modello, laddove il prodotto finale sia stato brevettato, e, comunque, gli dovrà essere comunicato anche il know-how circa le tecniche di produzione, di commercializzazione, distribuzione e marketing del prodotto in questione.

4.4 - In via generale, molta attenzione, nella redazione del contratto di licenza, deve essere prestata a quelle clausole con cui:

si descrive il marchio concesso in licenza (ed eventualmente il brevetto relativo al prodotto) e si precisa cosa si intende per know-how;

si descrive bene il prodotto e si regola il controllo periodico della qualità, il rispetto di certi requisiti di conformità, dello stile, del gusto, del design, ecc. del medesimo;

si regola il controllo preventivo della campagna pubblicitaria e degli strumenti, oltre che dei mezzi, di comunicazione;

si precisano i canali di distribuzione e vendita;

si regola la difesa dalle contraffazioni;

si regola l'esclusiva territoriale;

si specifica il criterio di calcolo e le modalità di pagamento delle royalty, oltre alla previsione di garanzie del credito;

si esenta il titolare del marchio da eventuali responsabilità verso terzi;

si articolano i casi che determinano la risoluzione automatica del contratto e le eventuali penali.

4.5 – Analizziamo, seppure a spot, come anticipato, ciascuna clausola in particolare.

4.5.1 - La intestazione del contratto e le premesse

Come in tutti i contratti, anche nel contratto di licenza è importante definire specificamente le parti (ovvero chi interviene in loro rappresentanza e sulla base di quale titolo), i riferimenti societari (compresi i dati di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.) ed i dati fiscali.

Il titolare del marchio che viene concesso in licenza si definisce abitualmente 'Licenziante' e colui al quale viene attribuito il diritto di sfruttamento viene definito 'Licenziatario'.

Nelle premesse che di prassi anticipano la formulazione del vero e proprio contenuto contrattuale, si è soliti esplicitare le situazioni di fatto e le motivazioni che spingono le parti ad entrare in quel determinato rapporto. Nella fattispecie esse saranno costituite, per quanto riguarda il licenziante, dalla esperienza di fabbricazione, commercializzazione e know-how relativo al/i proprio prodotto/i contrattuale/i, caratterizzato/i dalla notorietà, gusto, stile e design del licenziante medesimo; per quanto riguarda il licenziatario, la sua volontà di procedere alla produzione commercializzazione di tale/i prodotto/i così come contrassegnato/i a fronte del riconoscimento della valenza della combinazione prodotto-marchio.

Inoltre, vengono bene identificati i titoli di legittimazione ed individuazione del marchio (o dei marchi) in relazione al prodotto (o ai prodotti) contrattuale, rimandando ai relativi allegati la descrizione dettagliata di ciascuno dei medesimi.

4.5.2 - Definizioni

Non sempre si rivela scontato il significato che viene attribuito a certe parole o a certi termini.

Al fine di evitare fraintendimenti e, pertanto, future discussioni tra le parti, o altresì di agevolare chi potrebbe essere chiamato a giudicare su di una loro eventuale futura controversia, nella individuazione di cosa esse intendevano dire mediante la utilizzazione, appunto, di tali parole, termini o frasi, è bene inserire, subito all'inizio della parte normativa del contratto, una clausola in cui si specificano le definizioni delle parole, termini o frasi adottate.

Solitamente, in un contratto di licenza di marchio nel settore della moda, vengono descritte le seguenti parole: 'Prodotti Licenziati' (es.: giacche, gonne, pantaloni, abito, abito lungo, capo spalla, ecc.), 'Marchio' (nella sua parte denominativa ed in quella figurativa), 'Prezzo Netto' o 'Fatturato Netto' (al fine di determinare la base di calcolo delle royalties in relazione ai Prodotti Licenziati), 'Collezioni' (ovvero i campionari ed il numero dei pezzi, con riferimento a certe collezioni per certi anni), 'Territorio', 'Know-How' (ovvero il tipo e l'estensione delle conoscenze non brevettate di carattere tecnico e/o commerciale che il licenziante si impegna a comunicare al licenziatario, per la cui elencazione si rimanda di solito ad un allegato del contratto), 'Data di Entrata in Vigore' (quella in cui il contratto diviene efficace, producendo i relativi effetti, che può coincidere con la data della sottoscrizione del contratto oppure viene riferita al compiersi di un determinato termine o al verificarsi di una certa condizione, quale ad esempio la concessione di eventuali autorizzazioni obbligatorie).

4.5.3 - Oggetto del contratto

In questa clausola si individuano i termini e le condizioni essenziali alle quali viene concessa la licenza, ovvero: (1) se una licenza è esclusiva o meno; (2) se la licenza ha ad oggetto sia il diritto di fabbricazione, il diritto di vendita, il diritto di uso del marchio per contrassegnare e promuovere i Prodotti Licenziati o anche uno solo di tali diritti; (3) se la licenza viene concessa con riferimento ad un solo Paese o anche per più Paesi; (4) se il licenziatario ha il diritto o meno di concedere sublicenze e/o di utilizzare terzi per la fabbricazione, totale o parziale, dei Prodotti Licenziati.

Diverse, a tale riguardo, sono le valutazioni che le parti dovranno fare.

(1) (2) (3) - La concessione di una esclusiva a favore del Licenziatario certamente viene vista da quest'ultimo come una grossa conquista, in quanto solo suo diviene il diritto di sfruttare incontrastatamente la licenza in quel determinato Territorio. Non altrettanto certo, però, è il vantaggio che ne deriverà al Licenziante, soprattutto nel caso in cui questi realizzava già in proprio un determinato fatturato, e quindi un determinato utile, sulla base di una produzione o commercializzazione da egli stesso effettuata in quel Territorio.

Tutto dipenderà dagli interessi in gioco ed in particolare dal fatto se il Licenziatario realizzerà o meno un certo fatturato e se egli sarà disposto a pagare al Licenziatario almeno un importo pari al guadagno a cui ha rinunciato il Licenziante in quel Territorio, oltre ad un 'ragionevole margine' di utile da questi normalmente atteso.

Nella maggior parte dei casi di contratti di licenza di marchio e know-how avviene che i due contraenti tendono a ripartirsi i mercati; ciò mediante l'attribuzione di esclusive limitate solo ad alcuni Paesi e/o ad alcuni prodotti, determinando così dei rispettivi territori di influenza in cui entrambe agiscono al riparo della inevitabile concorrenza che, se diversamente, l'altro potrebbe mettere in essere.

Nota doverosa è l'avvertimento che le restrizioni territoriali con le alle quali si pongono divieti all'esportazione, non sempre sono compatibili con le legislazioni antitrust e, pertanto, è necessario fare particolare attenzione nella predisposizione delle relative clausole contrattuali, in modo da non incappare nelle sanzioni previste dalle normative dei vari Paesi applicabili al contratto.

(4) - Scopo, invece, della clausola di controllo della possibilità per il Licenziatario di concedere o meno sublicenze a terzi è quello, per il Licenziante, di mantenere il potere di valutarne l'opportunità e, soprattutto, di evitare il rischio di divulgazione del proprio know-how.

Qualora il Licenziante ritenesse di concedere tale facoltà (magari anche limitatamente alla sola produzione o alla vendita, ecc. di alcuni prodotti), sarà sempre bene prevedere a favore del Licenziante un controllo ed una approvazione preventiva dei nominativi dei sublicenziatari, e precisare che comunque il Licenziatario dovrà imporre a sua volta l'esclusiva a suo favore sui sublicenziatari.

4.5.4 – L'entità e le modalità di trasmissione del know-how

La trasmissione del know-how dal Licenziante al Licenziatario nel particolare settore della moda (consistente nel campionario, la distinta base e la scheda tecnica di ogni prodotto, i modelli, i manuali tecnici operativi, le schede dei colori, gli standards di tollerabilità, i temi, i bozzetti, le immagini, gli shorts, la spiegazione delle strategie e della diffusione pubblicitaria, ecc.) avviene secondo tempi e modalità sicuramente diversi rispetto ad altri settori, ovvero non in un unico momento iniziale del rapporto bensì in più flussi, proprio perché i modelli, le collezioni, gli stili variano piuttosto velocemente ed altresì secondo periodi ciclici ristretti (es. collezione primavera/estate, collezione autunno/inverno). Ovviamente le scadenze e le modalità verranno concordate tra le parti in funzione del rispetto delle rispettive esigenze produttive e commerciali di ciascuna.

Importante è che la trasmissione del know-how venga ben coordinata con i pagamenti che il Licenziatario deve effettuare in favore del Licenziante, in modo da impedire che quest'ultimo si impegni a fornire comunque un certo know-how anche nel caso in cui il Licenziatario non abbia preventivamente provveduto a pagare quanto egli si era obbligato.

4.5.5 – Il rispetto di precisi standards qualitativi e possibilità di controlli

Il Licenziatario dovrà poi impegnarsi anche ad attenersi, nella produzione, nel confezionamento e nelle modalità di distribuzione del dei Prodotti Licenziati, a determinati livelli standards di qualità stabiliti dal Licenziante (talvolta facendo riferimento a precisi parametri tecnici e talvolta facendo semplice riferimento allo stesso livello di qualità dei prodotti del Licenziante): applicazione del know-how trasmessogli; delle istruzioni impartite; delle procedure di test e di controllo sugli standards di qualità; concessione del consenso alla introduzione nei luoghi di produzione del Licenziatario di personale ispettivo o consulenti del Licenziate per controllare l'andamento dei lavori e per assistere all'esecuzione di tests sui Prodotti Licenziati; sottoposizione al vaglio del Licenziante, prima di iniziare la produzione e/o vendita e, entro certi periodi dell'anno, dei campioni-prototipi delle collezioni relativi ai Prodotti Licenziati, con l'obbligo di non dare avvio alla produzione e/o vendita degli stessi se non dopo il controllo di qualità della produzione e del confezionamento, e dopo specifica (ovvero, campione per campione) approvazione scritta. Il Licenziatario dovrà conseguentemente impegnarsi a non mettere in produzione e/o vendita (oltre ad altri impegni simili e/o accessori) quei Prodotti Licenziati per i quali il Licenziante non abbia ritenuto sussistere la conformità ai requisiti standards da egli richiesti.

Non è male inserire nella clausola anche l'impegno del Licenziante ad assistere il Licenziatario nella ricerca dei difetti, nelle misure necessarie per correggerli o eliminarli ed, eventualmente, prevenirli. Ciò, però, a fronte del correlativo impegno del Licenziatario a riconoscere in favore del Licenziante un certo compenso orario per ogni ora di lavoro prestato dal personale di questi in favore del primo, oltre alle spese di viaggio, vitto, alloggio ed altre connesse ad attività necessarie per tale attività.

E' ovvio, comunque, che nel campo della moda per livello di qualità e conformità ai requisiti, ci si riferisce di solito ad uno stile caratteristico, all'utilizzo di certi materiali, semilavorati, macchinari (a volte forniti dallo stesso Licenziante), determinate lavorazioni che conferiscono a quei prodotti la capacità ad essere riconosciuti ed apprezzati uniformemente dal consumatore come tali.

4.5.6 – Le modalità d'uso del marchio

Con il contratto di licenza, il concedente attribuisce un diritto di sfruttamento del proprio marchio al Licenziatario. E' anche molto importante che a sua volta il Licenziatario si assuma, per contro, un preciso dovere di utilizzarlo al meglio delle proprie possibilità, e di utilizzare solo quello. Ciò non solo al fine di costringere il Licenziatario ad aumentare, e non a far scendere, la notorietà del marchio all'interno del Territorio contrattuale, ed accrescere conseguentemente i propri ritorni economici, ma anche al fine di evitare di incorrere nella sanzione (prevista dalla maggioranza dei Paesi industrializzati) della decadenza del marchio in seguito al suo mancato o insufficiente sfruttamento per un certo periodo.

Molto discrezionale é la decisione di fare indicare dal Licenziatario, accanto al marchio del Licenziante, anche la qualità di fabbricante del primo, affinché il consumatore non sia tratto in inganno su chi ha posto in essere concretamente l'attività di produzione. In realtà, tale decisione può essere influenzata dalla maggiore o minore capacità di tenere sotto controllo la produzione e l'attività del Licenziatario, affinché questi non possa nuocere all'immagine acquisita nei tempo dai Prodotti Licenziati, trasmettendo al pubblico messaggi confusori e contraddittori mediante l'uso decettivo del marchio. E' anche noto che nel campo della moda tale esigenza è forse ancor più sentita che in altri settori produttivi, data la forte carica simbolica e di richiamo che la griffe (léggi marchio famoso) costituisce per il consumatore finale, vuoi perché, in quanto status symbol, richiama un particolare stile di vita o l'appartenenza ad un certo gruppo sociale.

Sarà anche opportuno prevedere l'impegno del Licenziatario a non depositare o far depositare il marchio concesso in licenza o altri segni distintivi del Licenziante, sia nel Territorio contrattuale che altrove, nonché registrare o utilizzare, direttamente o indirettamente, altri segni che possano essere confusi con quelli del Licenziante.

E' ovvia, infine, la previsione dell'obbligo di cessare l'uso del marchio del Licenziante (e della produzione e del know-how relativi) al momento della cessazione del contratto, regolandone precisamente le modalità ed i tempi in cui la dismissione deve avvenire.

4.5.7 - Le limitazioni di responsabilità del Licenziante in relazione al marchio concesso in uso

Il Licenziante, che solitamente è la parte che detiene il più forte potere contrattuale, cerca di contenere al massimo, con un'apposita clausola, la propria responsabilità in ordine al marchio da egli concesso in uso al Licenziatario.

Infatti, il Licenziante normalmente si limita a garantire le veridicità delle dichiarazioni contenute nell'allegato in cui si descrive lo stato del marchio (o dei marchi); che seguirà diligentemente le pratiche di deposito della domanda di registrazione e concessione del marchio, senza potere, ovviamente, garantire anche la concessione, sulla quale non può essere certo; che non esistono instaurati procedimenti di decadenza o nullità, ma non garantisce la validità del marchio; che non sono in corso procedimenti di contraffazione; di non essere a conoscenza di alcuni diritti di terzi che possano essere violati dal proprio marchio.

In generale, come principio, il Licenziante dovrà comunque concedere in uso il proprio marchio solo dopo avere compiuto, tramite i propri consulenti in proprietà industriale, tutte le ricerche ed accertamenti circa i requisiti di novità ed originalità del medesimo e, nel caso, molto onestamente indicare nel contratto quali siano i problemi esistenti, in modo da far sì che le scelte del Licenziatario siano scelte consapevoli della realtà in questione.

4.5.8 - Le politiche di difesa del Marchio

Al fine di prevedere in anticipo una adeguata tutela al proprio Marchio, è necessario che il Licenziante, nell'ambito della strategia di difesa adottata generalmente, stabilisca insieme al Licenziatario la politica che dovrà essere seguita in caso si verifichino atti di contraffazione all'interno del Territorio contrattuale.

Ad esempio, nel caso in cui il Territorio è particolarmente distante rispetto a dove è collocato il Licenziante o comunque la gestione diretta della azione di contrasto alla contraffazione comporterebbe costi troppo elevati, anche in termini di personale, se il Licenziante ha una elevata fiducia nel Licenziatario, è ipotizzabile che a questi venga affidato completamente il compito di tenere sotto controllo la concorrenza ed il mercato di riferimento e di agire di conseguenza in completa (o parziale) autonomia, magari prevedendo obblighi di relazioni e di preventive autorizzazioni contenenti le linee guida da seguire.

Se il Licenziante invece intende tenere personalmente le redini della propria politica di anti-contraffazione del Marchio nel Territorio contrattuale, perché necessita di una uniformità a livello mondiale, al Licenziatario dovranno essere attribuiti solo compiti di sondaggio e controllo del mercato. In capo al Licenziatario dovrà essere espressamente previsto il dovere di sondare costantemente il mercato di riferimento, rivolgendo una particolare attenzione non solo ai casi di contraffazione del Marchio, ma anche alle violazioni di altri diritti di proprietà industriale e intellettuale del Licenziante, oltre che ai casi di concorrenza sleale. Il licenziatario dovrà presentare relazioni periodiche (e tempestive, in caso di accertate contraffazioni) e collaborare oltre che assistere attivamente il Licenziante nelle azioni che questi vorrà intraprendere.

Sarà, comunque, bene puntualizzare sempre che alcuna iniziativa autonoma potrà essere assunta dal Licenziatario (se non preventivamente autorizzato), spettando interamente al Licenziante tutte le decisioni in merito alle azioni da intraprendere.

Nell'ipotesi, ultima, in cui si volesse lasciare una possibilità contrattuale che si verifichi il caso in cui la parti concordano di intraprendere azioni comuni anticontraffazione del Marchio, brevetto, ecc. o anticoncorrenza sleale (e ciò per il fatto che molto spesso il Licenziatario, soprattutto se esclusivo, ha anch'egli un forte interesse a difendere i propri interessi), si potrà allora prevedere nell'apposita clausola un criterio di ripartizione delle spese sostenute e degli eventuali risarcimenti, in caso di esito positivo dell'azione comune.

4.5.9 – L'attività pubblicitaria e di promozione

Le case di moda sono sempre particolarmente attente a che tutti i prodotti su cui viene posta la griffe (che quasi sempre è costituita da un marchio patronimico) siano riconoscibili, e quindi accomunabili, in quanto emanazione dell'intervento creativo del titolare del marchio. Da ciascun prodotto deve trasparire il suo gusto personale, il suo stile, la sua capacità di adeguarsi alle esigenze di raffinatezza, di eleganza e di far sì che chi possiede un tale prodotto si possa identificare in esse, in quanto immagine simbolica di riconoscimento sociale.

Il marchio conferisce caratteristiche intrinseche al prodotto su cui è apposto, e cioè una 'valenza suggestiva' e relative capacità di veicolazione della clientela, soprattutto quanto più tale primarietà del riferimento risultanti dell'attività creativa di un designer o di una 'forma' nel settore della moda.

Per questo motivo è necessario che tutti i Prodotti Licenziati e contraddistinti con il Marchio si presentino ai consumatori con la stessa immagine pubblicitaria, ciò quindi predisponendo in ogni contratto di licenza una previsione ad hoc con la quale viene sottoposta a preventivo vaglio ed autorizzazione scritta del Licenziante tutti i contenuti, le forme e modalità delle attività promozionali e pubblicitarie (es. le idee, i documenti, i testi ed ogni altro materiale pubblicitario), ed il Licenziatario si impegna ad agire in tal senso.

Quel Licenziante fornito di un forte potere contrattuale potrà ottenere, inoltre, che le spese relative a tali attività vengano sostenute totalmente dal Licenziatario, e l'ulteriore impegno di quest'ultimo ad investire un importo annuo non inferiore ad una certa percentuale del fatturato realizzato nel precedente esercizio con la vendita del Prodotti Licenziati nel Territorio; magari riconoscendo il Licenziante al Licenziatario una quota di rimborso delle spese sostenute, con il raggiungimento di un certo tetto di fatturato.

Il tutto in coordinazione con le altre clausole sugli standards di qualità e sull'utilizzo del Marchio.

Si badi che tali limitazioni di libertà all'azione del Licenziatario potrebbero contrastare con le norme antitrust.

4.5.10 – Obbligo di riservatezza

L'interesse del Licenziante di salvaguardare al massimo il valore economico del proprio know-how ed altresì prevenire la malaugurata eventualità che, per mezzo del Licenziatario, questo venga in possesso della concorrenza (vanificando così quel gap di competitività che gli conferisce un certo vantaggio sul mercato), porta solitamente ad inserire all'interno del contratto di licenza una clausola di segretezza (anche se è necessario dire che non è mai di troppo facile applicazione, per la difficoltà di provarne la violazione).

In essa si prevede l'impegno del Licenziatario, sia durante la valenza del contratto sia anche dopo la sua cessazione (ovvero sino a quando il know-how non diventi di pubblico dominio), a non divulgare né utilizzare in ogni caso, per fini che esulano dal rapporto contrattuale, il know-how ed ogni altra informazione riservata che gli è stata comunicata dal Licenziante. Spesso vengono individuate anche le persone (dipendenti o consulenti esterni) ai quali verrà dato accesso alle informazioni riservate, sempre e solo, comunque, nella misura che è indispensabile alla realizzazione dei Prodotti.

Affinché non corra il rischio di essere considerata in violazione delle norme antitrust, è bene, però, anche prevedere che tale limitazione non si applica: a) a quelle informazioni di cui il Licenziatario era già in possesso al momento in cui il Licenziante gliéle ha trasmesse: b) o che erano già di dominio pubblico o divenute tali non per colpa del Licenziatario; c) che egli ha ricevuto in buona fede da un terzo; ecc.

4.5.11 – Tipi e modalità di pagamento dei corrispettivi

La definizione dei corrispettivi all'interno di un contratto di licenza di Marchio e know-how può avvenire secondo i più diversi metodi di calcolo che le parti possono liberamente individuare.

Nella pratica, tre sono le forme più adottate, che non necessariamente sono alternative tra loro ma sono anzi di solito adottate simultaneamente, al fine di bilanciare gli interessi ed i rischi su entrambe le parti.

I pagamenti lump-sums sono ad importo fisso predeterminato che il Licenziante ha sempre diritto di ricevere, indipendentemente dall'entità delle vendite effettivamente realizzate dal Licenziatario. In questo modo, nel dubbio sul fatto che il Licenziatario sia o meno in grado di sfruttare proficuamente la licenza, il Licenziante si garantisce comunque un certo corrispettivo. Qualora si decida di combinare le varie tipologie di pagamento (di cui si parlerà a breve), sarebbe opportuno riferire il pagamento della lump-sum quale corrispettivo della trasmissione del know-how. Come già si è detto, è comunque molto importante stabilire che le modalità e la tempistica dei pagamenti sia ben coordinata con la trasmissione del know-how, così da non rischiare che il Licenziante fornisca, o sia tenuto a fornire, le conoscenze nonostante che il Licenziatario non abbia adempiuto ai versamenti periodici dei corrispettivi. Ciò è ancor più opportuno con riferimento al settore della moda, dove ad una trasmissione scadenzata e stagionale di know-how deve corrispondere il corrispondente accreditamento dei relativi importi.

I pagamenti di royalties, ovvero di importi legati al risultato aleatorio in termini di vendite realizzate del Licenziatario, possono consistere in una cifra fissa per unità di prodotto, in una percentuale sul prezzo netto o lordo del prodotto, oppure in una percentuale dell'utile effettivo (ovvero del fatturato dedotte le spese) realizzato dal Licenziatario. Le royalties possono poi essere pattuite con un andamento crescente o decrescente, a seconda che si voglia porre dei limiti alla espansione del Licenziatario o la si voglia stimolare ed incentivare. Se si è prevista una lump-sum a titolo di corrispettivo del know-how, si dovrà specificare che la royalty viene riconosciuta, invece, come corrispettivo della licenza.

Soprattutto nei casi in cui, invece, non venga stabilita una lump-sum, sarà utile inserire il pagamento di royalties periodiche minime fisse (cioè corrispondenti ad un fatturato minimo), ovvero che in ogni caso devono essere versate, a scadenze predeterminate, dal Licenziante, indipendentemente dal fatto che egli abbia raggiunto o meno un risultato economico. Si può però anche stabilire, a favore del Licenziatario, che taliroyalties minime vengano detratte qualora questi superi i valori di cui ad un certo fatturato minimo.

Un ultimo breve accenno agli importi che il Licenziatario, deve versare, quando previsto, al Licenziante a titolo di compenso delle prestazioni effettuate da tecnici, dipendenti o consulenti del Licenziante in occasione delle attività di controllo della qualità o di qualsiasi assistenza a favore del Licenziatario.

Non è da nascondere il fatto che risulta estremamente problematico, per il Licenziante, riuscire concretamente a tenere sotto controllo la veridicità dei risultati produttivi dichiarati dal Licenziatario nei resoconti contenenti i conteggi dei corrispettivi che egli deve inviare periodicamente al Licenziante.

Difficile è riuscire a controllare l'effettiva quantità dei prodotti realizzati o venduti e degli utili conseguiti dal Licenziatario, soprattutto quando il Licenziante non fornisce i materiali utilizzati dal Licenziatario per la produzione.

Il Licenziante, quindi, dovrà a tal fine mettere in atto tutti i suoi best efforts prevedendo l'accesso preavvisato ai luoghi di produzione e stoccaggio dei Prodotti, alla contabilità ed a qualsiasi altra documentazione del Licenziatario che possa servire al Licenziante per verificare la corrispondenza del dichiarato ai dati reali ivi rilevati.

Circa i versamenti dei corrispettivi si dovrà prevedere che questi non saranno considerati pagati fino a quando non vengono accreditati totalmente (al netto delle imposte, laddove sia consentito) presso il conto corrente del Licenziante, individuano anche l'entità degli interessi moratori da applicarsi nel caso di non rispetto dei tempi stabiliti.

4.5.12 – Determinazione della durata del contratto

Le parti, ovviamente, hanno ampia possibilità nella determinazione del periodo di durata del loro rapporto contrattuale, anche se le legislazioni di alcuni Paesi pongono a volte delle restrizioni al riguardo, alle quali può essere chiesta autorizzazione di esenzione per una maggiore durata.

La clausola che definisce la durata di un contratto di licenza di Marchio risulta piuttosto articolata, in quanto in essa si deve stabilire non solo la durata, appunto, del contratto, ma anche la sua decorrenza (laddove la data di entrata in vigore può coincidere con il momento in cui vengono ottenute le eventuali autorizzazioni prescritte in un certo Paese), la possibilità per le parti di svincolarsi dal contratto, una volta che sia trascorso un certo termine dalla firma senza che si siano verificate determinate condizioni, le modalità che il Licenziatario deve seguire al momento della cessazione del contratto con riguardo alla vendita dei Prodotti già ordinati o fabbricati o in corso di fabbricazione (fissando dei termini residui e dei termini definitivi), il diritto del Licenziante di acquistare dal Licenziatario la totalità o parte delle scorte dei Prodotti (ad un prezzo predeterminato e solo dopo una verifica delle buone condizioni degli stessi).

4.5.13 – Obblighi di attivazione per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie

Numerosi sono i Paesi in cui i contratti di licenza in cui viene trasferita della tecnologia devono essere vagliati dall'Autorità Pubblica ed ottenere una specifica autorizzazione, vuoi per motivi protezionistici (Argentina, Bolivia, Brasile, Cina, Colombia, Ecuador, Filippine, India, ex Iugoslavia, Messico, Nigeria, Pakistan, Perù, Polonia, Venezuela, ecc.), vuoi per motivi di antitrust (una per tutti quella della Unione Europea).

Laddove esiste una normativa protezionistica è presente una Autorità amministrativa specifica il cui compito è quello di esaminare il contenuto del contratto di trasferimento, eventualmente approvarlo e registrarlo. La mancata autorizzazione comporta molto spesso la nullità del contratto oppure la impossibilità di trasferire all'estero i corrispettivi delle licenze (N.d.R.: per i quali occorre, tra l'altro, apposita autorizzazione).

Ove esiste, invece, una normativa antitrust, nei casi in cui non è prevista una esenzione automatica per alcune categorie di contratti da parte di appositi regolamenti, è di solito possibile fare una specifica richiesta all'autorità deputata (nel caso della U.E., la Commissione), la quale procederà di volta in volta all'esame del singolo caso, e deciderà di conseguenza. Nella particolare fattispecie dei contratti di licenza pura di marchi non esistono dei regolamenti di esenzione e pertanto sarà necessario procedere alla notifica del contratto alla Commissione ai sensi dell'art. 85 par. 1 del Trattato. Qualora il contratto di licenza di marchio preveda anche la trasmissione di know-how allora ci si potrà agganciare al regolamento di esenzione degli accordi di know-how, a patto che ne siano rispettati i requisiti.

E' doveroso, quindi, inserire nel contratto la previsione in cui ciascuna parte si impegna ad adoperarsi attivamente per ottenere nei tempi più brevi la concessione delle autorizzazioni nei rispettivi Paesi, informando immediatamente la controparte circa l'avvenuto ottenimento.

4.5.14 – La risoluzione del contratto

Altra clausola fondamentale di un contratto di licenza e know-how é quella secondo la quale nel caso di inadempimento di una parte, l'altra potrà risolvere il contratto dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spiegando bene il tipo di inadempimento contestato. Inoltre, la parte non inadempiente, dovrà concedere un certo termine in cui l'altra potrà riparare all'inadempimento, termine scaduto il quale il contratto sarà da intendersi risolto.

La risoluzione invece sarà immediata nei casi di fallimento o altra procedura concorsuale cui venisse sottoposta la controparte.

La Licenziante si attribuirà anche il diritto di risolvere automaticamente il contratto nel momento in cui il Licenziatario o singoli soci dell'impresa Licenziataria acquistino interessi di ogni tipo in imprese concorrenti con quella del Licenziante, ovunque collocate (e viceversa), oppure. qualora cambiasse l'assetto societario o la gestione o un certo personale specializzato ben individuato (léggi stilisti).

4.5.15 – Trascrizione del contratto

Questa rappresenta l'ultima clausola fondamentale che, a mio avviso, necessita di un brevissimo commento.

In alcuni Paesi la trascrizione del contratto di licenza è obbligatoria ed in altri no. Laddove non è obbligatoria, la trascrizione del contratto conferisce valenza di opponibilità in caso di contestazione da parte di terzi.

5. – Conclusioni

Le clausole di chiusura di un contratto di licenza di marchio e know-how sono le medesime di tutti gli altri contratti.

Ci sarà una clausola con la quale si determina il foro del giudice ordinario competente per tutte le controversie che dovessero insorgere tra i contraenti, solitamente quello del Licenziante quando il Licenziatario abbia la propria sede all'interno della U.E. e dell'E.F.T.A., per il fatto che tutti i Paesi aderenti a tali comunità hanno ratificato la Convenzione di Bruxelles, sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale. In alternativa, potrà essere conferita la potestà giurisdizionale ad un collegio arbitrale (o arbitro unico), ma ciò è consigliabile solo se il Paese del Licenziatario ha aderito alla Convenzione di New York sul riconoscimento della clausola arbitrale e dei lodi emessi di conseguenza.

La scelta, invece, della legge applicabile sarà determinata sulla base di una considerazione di maggiore familiarità nella legge nazionale, ovviamente del Licenziante qualora sia consentito dalla legislazione del Paese del Licenziatario. Potrebbe, in certi casi, essere opportuno non identificare subito la legge applicabile al contratto, ma ciò sulla base di particolari ragionamenti di concatenazioni giuridiche, su cui non è certo opportuno disquisire in questa sede.

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